【百一案例】商标不侵权抗辩诉讼策略

作者: 发表日期:2021-12-27 栏目:新闻资讯 阅读次数:加载中...

《中华人民共和国商标法》第五十九条第一款规定:注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号,或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点,或者含有的地名,注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。

案号:(2021)鲁13民终2958号

案情简介:

上诉人上海岚鑫国际贸易有限公司(以下简称岚鑫)因与被上诉人山东京正国际贸易有限公司(以下简称京正)侵害商标权纠纷一案,不服山东省临沂市兰山区人民法院(2020)鲁1302民初15021号民事判决,向山东省临沂市中级人民法院提起上诉。

 

本案争议焦点如下:

岚鑫在商品介绍中使用“低敏”一词,是否构成商标侵权。


为阐明岚鑫使用“低敏”不构成侵权,代理律师从以下几点进行论述:

一、“低敏”本为固有词汇,意思为“低致敏的”,为描述性词汇,来源于对应的固有医学词汇“low sensitivity”,作为商标申请注册缺乏显著性,不应当予以核准注册。

根据字典中对“低敏”词汇的相关解释、与“低敏”相关的文章、书籍、百度搜索引擎检索结果,食品领域、医药领域、护肤品领域与“低敏”相关的专利,以及以“低敏”、“低敏饼干”为关键词在京东、淘宝、拼多多电商平台的检索结果可知,“低敏”为固有词汇,意思为“低致敏的”、“低敏感的”、“低敏感性的”,仅仅是描述性词汇,不具有显著性,不应当作为商标核准注册。

在第20099873号“无谷低敏”商标不予注册复审决定书中,国家知识产权局明确认定:“低敏”一般指低致敏性配方···容易被消费者识别为对商品的原料及功能特点的描述性用语,因而难以起到区分商品来源的作用,缺乏商标应有的显著特征,已构成《商标法》第十一条第一款第(二)项所规定的情形。

在京正新申请的第40406503号“低敏”商标驳回复审决定书中,国家知识产权局亦认定:申请商标中“低敏”指定使用在“食用葡萄糖;奶片(糖果)”等商品上易造成消费者误认,不得作为商标注册。


二、岚鑫从未对“低敏”二字进行突出使用、商标性使用,其商标性使用的是自己申请注册的系列商标,对“低敏”字样的使用仅为描述性使用,且存在合法、合理、充分的正当理由。即使京正的“低敏”商标核准注册,也不应当获得垄断性权利,他人仍然有权在原有含义范围内合理、正当使用。


(一)岚鑫在饼干商品上申请注册了系列商标,并且在网页中突出性、商标性使用的均为自有的系列商标。而对“低敏”字样的使用均为非突出性描述性正当使用,如,产品标题为“宝思加BitsyMore零食小馒头水果味儿童泡泡低敏饼干42g非婴儿食品”,对“低敏”的使用仅为描述性使用


(二)岚鑫售卖的饼干之所以描述性使用“低敏”,是因为产品不含鸡蛋、不含牛奶,适合对乳糖不耐受和牛奶蛋白过敏的孩子,描述性使用“低敏”字样存在合法、合理、充分的正当理由

(三)根据法院既有生效判决,与本案案情高度近似,基本相同的案例,生效判决均认为系争行为不构成侵权。


1、纸巾商品上的“柔洁”商标案中,法院认定:描述性词语系社会发展进程中所创造,为人类的共同财富,不能因为某个法律行为而为个别组织或个人所垄断。描述性商标由于其商标词汇本身具有描述性,独创性和臆造性相对较弱,其权利人禁止他人使用的权利范围就受到较大的限制。


2、沐浴露商品上的“dearbody”商标案中,法院认定:涉案词汇仅出现在商品名称表述部分,且未突出使用。且“dearbody”本身不是臆造词汇,是有具体含义的日常用语,涉案商品均是与身体相关的沐浴露类产品,在沐浴露类产品名称表述部分使用“dearbody”,可以认定为系对商品用途及特点的表述,不会使相关公众认为该“dearbody”是指商品来源。


3、家具商品上的“简欧”商标案中,法院认定:尽管原告取得了“简欧”在商标意义上的专用权,但注册商标专用权的产生并不意味着相关文字原有含义的消灭,原告不应借此排除他人在说明或描述自己有关产品、服务的内容、性质时,对“简欧”原有文字含义进行描述性使用。

4、背包商品上的“太空舱”商标案中,法院认定:太空舱一词并非原告所独创,在涉案商标申请日之前,其便已具有特定的、被普遍认可和使用的含义,即使在原告获得相关商标权之后,其也仍然在相关领域内被广泛使用。


鉴于代理律师在诉讼中据理力争,在二审期间,京正主动与我方达成和解协议,确认岚鑫使用系争字样不侵犯商标专用权且不构成不正当竞争行为,并向一审法院申请撤回对岚鑫的起诉。